药品专利链接制度中「转声明」实践【下】

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美国转声明实践参考

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美国Hatch-Waxman制度核心规则

作为全球最成熟的药品专利链接制度,美国Hatch-Waxman法案对转声明已有明确、可操作的规则安排,可为我国提供重要参考:


  • 通知函制度:ANDA申请人作出IV类声明(对应我国四类声明)必须向原研发送详细通知函,说明专利无效、不侵权的事实与法律依据;(21 U.S.C. § 355 (j)(2)(B)(iv))“通知函”中如果涉及到仿制药的生产相关细节,则属于机密信息,原研药公司应负有保密义务。

  • 声明可自由转换:III类与IV类声明可相互变更,只需履行法定通知义务;

  • 弹出专利处理:ANDA申请之后,针对橙皮书新增专利,申请人有义务重新作出声明并发送“通知函”;

  • 管辖权稳定:IV类转III类不导致法院丧失管辖权,案件仅在缺乏实质性争议时驳回。

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典型判例:H. Lundbeck A/S v. Sandoz Inc.

在该案中,仿制药企业Sandoz最初针对 Lundbeck 的4 项伏硫西汀多晶型专利提交IV类声明挑战专利,诉讼过程中修改ANDA并将声明转为III类,承诺专利到期后再申请上市。法院明确两项关键规则:


  • 仿制药在诉讼中变更声明类型,不剥夺法院管辖权;

  • 原研仅以仿制药商「可能转回IV类」为由主张侵权争议,不能成立,必须提供实质性证据。

该案确立了「声明可变更、管辖权稳定、争议需实质」的原则,可为我国当前“转声明”机制确立的司法趋势高度契合。

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中国典型案例

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案例一:甲苯磺酸艾多沙班片——全国首例仿制药主动确认不侵权之诉

本案是我国药品专利链接制度实施以来具有里程碑意义的典型案例,入选北京高院2024年度知识产权司法保护十大案例,完整展现了「技术变更+声明调整+司法确认」的转声明实操路径。

案件背景

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原研:第一三共株式会社,产品用于房颤、血栓等治疗,于2021年6月在平台登记组合物专利(2028年到期)。



仿制药申报:南京正大天晴、扬子江药业集团南京海陵药业等先后申报,均采用4.1类声明发起专利挑战。


争议历程

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  • 仿制药提出的无效宣告未达到排除障碍专利的目的,国知局药裁委作出「落入保护范围」裁决,审评暂停;

  • 南京海陵药业通过发补程序对辅料、包衣处方进行合理微调,则既可以绕开该专利维持有效的权利要求保护范围,又节约时间,同时还大大节约了费用;

  • 南京海陵药业依据《实施办法》与最高法司法解释,主动提起「确认不落入之诉」;

  • 两审法院均认定变更后技术方案不落入专利保护范围;

  • 2025年3月10日,仿制药获批上市。


典型意义

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本案首次在司法层面明确:

  • 仿制药可依据专利法第七十六条主动提起确认不侵权之诉;

  • 注册过程中合理技术变更具有合法性,不构成「一事不再理」;

  • 技术规避+司法确认可实质「推翻」在先落入裁决,推动药品获批。

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案例二:阿普米司特片——「弹出专利」与转声明的最高法裁判

本案(2023)最高法知民终1593号直接回应了「弹出专利」情形下的声明变更问题,是目前层级最高、最具指导价值的司法意见。

核心事实

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  • 仿制药先申报,因平台无专利作出一类声明;

  • 原研后登记专利(弹出专利),要求仿制药变更为四类声明;

  • 仿制药以「申报时无专利、无法定义务变更」为由拒绝。

最高法核心裁判观点

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  • 专利权人起诉应当提交仿制药申请人作出的四类声明及声明依据。但是,四类声明是仿制药义务,而非原研起诉条件,原研不应因仿制药未作四类声明或声明错误而丧失诉权;

  • 弹出专利情形下,机械以「申报时无专利」为由驳回原研诉请,不符合制度本意;

  • 明确呼吁监管部门出台转声明变更规则与操作指引。

本案标志着最高法已正视转声明问题,并倾向于在司法中先行填补规则空白。


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实务总结与企业合规操作建议

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核心规则总结

尽管现行立法未明确规定转声明,但通过司法判例与实务演进,已形成四项可遵循的核心结论:


  • 司法裁判回归立法本意,不拘泥于声明形式,重点审查是否存在真实专利纠纷;

  • 转声明与技术调整的合理诉求,仅在药品获批前具有意义,获批后不再适用七十六条机制;

  • 技术方案变更、弹出专利、专利状态变化均构成转声明的正当理由;

  • 仿制药与原研的利益平衡是司法与监管的核心考量,不会因程序瑕疵架空整个链接制度。

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对仿制药企业的操作建议

  • 申报前全面检索专利信息,不仅核查已登记专利,还应预判潜在可登记专利与弹出风险;

  • 技术方案调整优先选择发补程序实现,成本低、周期短、可与专利规避同步完成;

  • 落入裁决不利时,可尝试主动提起确认不落入之诉,以新的技术方案重新获得司法认定。

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对原研药企的操作建议

  • 严格按照法定期限尽快登记、补充登记专利,避免因登记迟延丧失链接机会;

  • 持续跟踪仿制药审评进度、发补情况与技术变更,及时采取维权措施;

  • 面对弹出专利引发的声明争议,可直接依据七十六条提起诉讼,司法层面支持诉权。



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结语

「转声明」问题本质上是药品专利链接制度从「搭建框架」走向「精细运行」的必然产物。随着我国医药创新生态不断完善、仿制药研发水平持续提升,监管部门与司法机关必将进一步明确转声明的申请条件、变更路径、法律效果与操作流程。


对于企业而言,当前最务实的策略是:在规则尚未完全明确的过渡期内,以司法判例为指引,以技术方案调整为基础,以诉讼/行政裁决为保障,在合规框架内最大化实现自身商业目标。


未来,随着转声明规则正式落地,我国药品专利链接制度将更加成熟、稳定、可预期,更好平衡创新激励与公共健康,推动中国医药产业高质量发展。